Email: 
Hotline: 
Tel: 
ELITE Law Firm lược dịch
Theo REUTERS, Dan Roland
Ngày 03 tháng 5 năm 2024 – Có bằng chứng rõ ràng rằng, sau khi bằng sáng chế được cấp, đối tượng có trong bằng sáng chế sẽ được công bố công khai và do đó không còn được hưởng quyền bảo vệ bí mật thương mại nữa. Như một tòa án đã giải thích ngắn gọn: “Bí mật thương mại là bí mật. Bằng sáng chế thì không. Những gì được tiết lộ trong bằng sáng chế không thể là bí mật thương mại.” Atl. Nghiên cứu Mktg. Systems, Inc. kiện Troy, 659 F.3d 1345, 1357 (Fed. Cir. 2011).
Các tòa án cũng nhất quán cho rằng nguyên tắc tương tự áp dụng cho thông tin được tiết lộ trong đơn xin cấp bằng sáng chế đã được công bố, tức là đơn xin cấp bằng sáng chế đang được Văn phòng Nhãn hiệu và Sáng chế Hoa Kỳ (USPTO) thẩm định để xác định xem liệu đơn đăng ký đó có được cấp dưới dạng bằng sáng chế hay không.
Xem, ví dụ, Accent Packaging, Inc. kiện Leggett & Platt, Inc., 707 F.3d 1318, 1329 (Fed. Cir. 2013) (giải thích rằng thông tin được bộc lộ trong đơn đăng ký bằng sáng chế đã công bố không thể “là một vấn đề pháp lý” cấu thành bí mật thương mại); Attia v. Google LLC, 983 F.3d 420, 426 (9th Cir. 2020) (“[D]việc bộc lộ bí mật thương mại trong đơn đăng ký bằng sáng chế sẽ làm mất đi trạng thái bí mật thương mại của thông tin.”).
Bất chấp quy định này, việc công bố bí mật thương mại đơn thuần trong bằng sáng chế hoặc đơn xin cấp bằng sáng chế không nhất thiết đánh bại (thắng) được tuyên bố về việc chiếm đoạt bí mật thương mại. Thời điểm công bố liên quan đến cáo buộc chiếm đoạt thường là yếu tố then chốt và bản chất của việc tiết lộ cũng vậy.
Ví dụ, bị đơn thường không thể cấp bằng sáng chế cho thông tin bí mật thương mại của người khác và sau đó khẳng định để bào chữa cho tuyên bố về hành vi chiếm đoạt rằng thông tin đó không còn đủ điều kiện để được bảo vệ bí mật thương mại do bị bộc lộ công khai. Như Tòa phúc thẩm khu vực 7 của Hoa Kỳ đã kết luận cách đây vài thập kỷ, trong đó “người nắm giữ bí mật thương mại đã không thực hiện lựa chọn để có được bằng sáng chế”, cho phép bên bộc lộ thoát khỏi sự bảo hộ của luật bí mật thương mại vì hành vi bộc lộ bất hợp pháp của chính họ sẽ là cho phép người làm sai “thu lợi từ sai lầm của chính họ.” Xem Syntex Ophthalmics, Inc. kiện Tsuetaki, 701 F.2d 677, 683 (7th Cir. 1983).
Nhưng liệu nguyên tắc tương tự có được áp dụng nếu chủ sở hữu bí mật thương mại đồng ý xin cấp bằng sáng chế? Một trường hợp gần đây ở Quận Đông Virginia đã giải quyết vấn đề này.
Bối cảnh vụ việc: Trong vụ Smith kiện Atlas N. Am., LLC, Số 4:23CV95 (AWA) (E.D. Va.), nguyên đơn Melinda Smith đã kiện Atlas North America, LLC và Thyssenkrupp Materials North America, LLC về tội chiếm đoạt bí mật thương mại. Nguyên đơn có một sáng chế hỗ trợ theo dõi và cứu hộ những người bị kẹt vì quá tải (thang máy) và cô đã tiết lộ (bộc lộ) nó (sáng chế này) cho Martin Wilcox, một kỹ sư tại Atlas, vào năm 2015.
Không lâu sau, Wilcox thông báo với Smith rằng Atlas sẽ theo nộp đơn bảo hộ bằng độc quyền sáng chế cho sáng chế này và ghi tên Smith là người đồng tác giả sáng chế. Smith và Atlas sau đó đã ký một thỏa thuận bảo mật (không tiết lộ) thông tin (NDA) liên quan đến các trao đổi của họ về sáng chế này.
Hơn ba năm sau, vào năm 2018, Smith nhận được email từ Wilcox cho biết ThyssenKrupp, công ty đã quyết tâm mua lại Atlas, đang tìm cách bảo hộ bằng độc quyền sáng chế (bằng sáng chế) cho sáng chế của Smith. Sau đó, vào năm 2019, Wilcox thông báo cho Smith rằng đơn sáng chế này đã vượt qua quy trình cấp bằng sáng chế nội bộ của ThyssenKrupp với cả hai tên đồng tác giả sáng chế của họ trên đơn đăng ký và ThyssenKrupp đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế chính thức cho USPTO.
Bất chấp những nỗ lực theo đuổi quy trình cấp bằng sáng chế thông qua Wilcox, Smith không nhận được tên của các tác giả sáng chế được liệt kê trong danh sách tên tác giả sáng chế cũng như không có xác nhận về thời gian, cách thức và hình thức đơn đăng ký bằng sáng chế được nộp.
Lo ngại về tình trạng của sáng chế và khả năng bảo hộ bằng sáng chế cho đơn cấp này, Smith đã thuê một hãng luật tiến hành việc tra cứu đơn xin đăng ký sáng chế nộp đang chờ thẩm định (pending patent application). Tuy nhiên, hãng luật này không tìm được đơn đăng ký công bố nào cho thấy đơn xin cấp bằng sáng chế này đã được nộp. Sau khi thuê luật sư, Smith cuối cùng được biết từ ThyssenKrupp rằng đơn đăng ký thực sự đã bị USPTO từ chối và ThyssenKrupp từ bỏ đơn đăng ký này.
Vào thời điểm Smith nộp đơn kiện Atlas và Thyssenkrupp, thông tin khác duy nhất mà Smith nhận được liên quan đến đơn đăng ký là từ USPTO, trong đó chỉ ra rằng: (1) đơn đăng ký bằng sáng chế đã được nộp vào năm 2019 với tên “Hệ thống theo dõi và bảo vệ quá tải (thang máy)”; (2) Martin Wilcox được ghi tên là tác giả sáng chế trong đơn; và (3) Smith không được ghi tên là tác giả sáng chế trong đơn đăng ký này.
Smith sau đó đã nộp đơn khởi kiện về việc chiếm đoạt bí mật thương mại, cho rằng các bị đơn đã làm thiệt hại cho cô bằng cách chiếm đoạt sáng chế bí mật thương mại, và sử dụng nó để chuẩn bị và nộp đơn đăng ký bằng độc quyền sáng chế mà không thông báo cho cô hoặc đưa cô vào quá trình đăng ký này, rồi sau đó đã từ bỏ đơn đăng ký.
Tòa án bác yêu cầu từ chối của Atlas:
Trong tài liệu phúc đáp Đơn khởi kiện, Atlas đã đề nghị Tòa từ chối/bác bỏ theo Quy tắc tố tụng dân sự liên bang 12(b)(6), với lập luận rằng Smith đã không đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại nào có thể được (Tòa) ban hành.
Atlas khẳng định, ngoài những điều khác, rằng Smith đã “cho phép Atlas theo đuổi việc bảo hộ cấp bằng sáng chế cho sáng chế của mình/cô ấy” và rằng cô ấy không thể chứng minh rằng thông tin đủ tiêu chuẩn là bí mật thương mại và/hoặc đã bị chiếm đoạt vì nó đã được “bộc lộ trong một bằng sáng chế làm cho nó được công chúng biết đến rộng rãi.” Tòa án bác bỏ lý thuyết của Atlas. Xem Lệnh, ngày 24 tháng 2 năm 2024 (Dkt. Số 26).
Mặc dù thừa nhận rằng việc công bố thông tin trong đơn xin cấp bằng sáng chế thường loại bỏ mọi bí mật thương mại, nhưng tòa án nhận thấy nguyên tắc này không thể áp dụng được vì Smith cáo buộc rằng bản thân việc nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cũng đủ điều kiện là hành vi chiếm đoạt.
Tòa án đã phân biệt một trường hợp mà Atlas dựa vào đó Tòa phúc thẩm khu vực số 9 của Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng việc công bố trước đó một đơn xin cấp bằng sáng chế có chứa bí mật thương mại bị cáo buộc đã loại bỏ tình trạng thông tin đó là bí mật thương mại và bác bỏ khiếu nại về hành vi chiếm đoạt của nguyên đơn. Trong trường hợp đó, tòa án chỉ ra rằng nguyên đơn đã cho phép bị đơn nộp đơn đăng ký bằng sáng chế vì biết rằng thông tin sẽ được công bố rộng rãi sau khi công bố.
Ngược lại, ở đây, bất chấp thỏa thuận chung của Smith về việc cấp bằng sáng chế cho thông tin, tòa án đã kết luận rằng việc bỏ sót tên của Smith với tư cách là tác giả sáng chế có nghĩa là cô ấy không đồng ý với đơn xin cấp bằng sáng chế “như đã nộp”. Tòa án nói thêm rằng, ngay cả khi việc công bố đơn xin cấp bằng sáng chế đã loại bỏ bất kỳ tình trạng bí mật thương mại nào, thì hành vi chiếm đoạt bị cáo buộc – việc nộp đơn xin cấp bằng sáng chế – đã xảy ra trước khi bất kỳ bí mật thương mại nào được tiết lộ công khai, có nghĩa là yêu cầu của Smith vẫn có hiệu lực.
Bài học rút ra: Mặc dù quyết định này không đi chệch khỏi nguyên tắc đã được giải quyết ổn thỏa rằng việc công bố trong đơn xin cấp bằng sáng chế sẽ phá hủy bí mật thương mại, nhưng nó cho thấy việc phân tích khiếu nại về hành vi chiếm đoạt liên quan đến thông tin trong đơn xin cấp bằng sáng chế có thể có nhiều sắc thái khác nhau như thế nào. Điều kỳ lạ là cả tòa án và các bên đều không xác định được đơn xin cấp bằng sáng chế đã được công bố một cách có chủ đích. Và từ việc xem xét hồ sơ của USPTO, không có ấn phẩm nào như vậy tồn tại.
Dưới 35 U.S.C. §§ 122(b)(2)(A)(i), (B)(i), đơn đăng ký “sẽ không được công bố” nếu nó “không còn đang chờ xử lý” hoặc nếu người nộp đơn “có [không- xuất bản] yêu cầu khi nộp đơn” và xác nhận rằng một số điều kiện được đáp ứng. Không rõ chuyện gì đã xảy ra ở đây. Dù bằng cách nào, thay vì tranh luận về tác động của đơn đăng ký bằng sáng chế được công bố đối với bí mật thương mại, Smith có thể đã đánh bại thách thức 12(b)(6) của Atlas bằng cách chỉ ra rằng không có gì trong đơn khiếu nại hoặc hồ sơ chỉ ra rằng ứng dụng trên thực tế đã được xuất bản.
Hơn nữa, mặc dù việc không xuất bản có thể không cứu Atlas khỏi khiếu nại về hành vi chiếm đoạt, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến quan điểm của các bên về thiệt hại, vì giá trị của bí mật thương mại dường như chưa bị “hủy hoại” thông qua việc xuất bản. Về điểm đó, trường hợp này đóng vai trò như một lời nhắc nhở cho các bên đang xem xét nên cấp bằng sáng chế thông tin hay giữ nó làm bí mật thương mại rằng họ có thể trì hoãn quyết định đó – và xem trước khả năng cấp bằng sáng chế của phát minh – bằng cách yêu cầu đơn đăng ký cấp bằng sáng chế không được công bố trong thời gian đó. nó đang chờ xử lý.
