Bảo hộ thương hiệu tại thị trường nước ngoài

Nội dung bài viết

Luật sư Nguyền Trần Tuyên đã có buổi chia sẻ trên Chương trình Kinh doanh và pháp luật – VTV2 số 534 với chủ đề Bảo hộ thương hiệu tại thị trường nước ngoài. Mời quý khách hàng và quý độc giả theo dõi nội dung chương trình:

Dưới đây là tóm tắt các câu trả lời của Luật sư Nguyễn Trần Tuyên trong chương trình trên, để thuận tiện cho quý bạn đọc theo dõi:

Hiện nay, thương hiệu ST25 của DNTN Hồ Quang Trí mới chỉ được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam dưới dạng giống cây trồng. Vậy, theo nhận định của Luật sư Tuyên, liệu thương hiệu ST25 của Việt Nam có thể đăng ký bảo hộ tại thị trường nước ngoài dưới dạng nào? (nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý…?)

Trước khi chia sẻ ý kiến cho câu hỏi này, chúng tôi xin khẳng định, cho mục đích và nội dung của Chương trình này, chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin và kiến thức về sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp, không phải là ý kiến tư vấn cho một vụ việc cụ thể. Trong cuộc trao đổi này, hồ sơ ST25 được chúng tôi coi như là một ví dụ để để chia sẻ thông tin về quy định luật sở hữu trí tuệ, ý kiến và kinh nghiệm về xây dựng, bảo hộ thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp như một gợi ý. Nếu cần tư vấn cụ thể doanh nghiệp cần liên hệ với luật sư SHTT để được tư vấn chi tiết với nguyên tắc bảo mật thông tin.

Quay trở lại câu hỏi, theo chúng tôi, ST25 không phải là thương hiệu hoặc nhãn hiệu theo quy định về bảo hộ nhãn hiệu trong Luật SHTT Việt Nam bởi vì dấu hiệu ST25 đã được đăng ký bảo hộ là tên của giống cây trồng: giống lúa-gạo ST25 theo Văn Bằng bảo hộ Giống cây trồng số 21.VN.2020 do Cục Trồng trọt Bộ NN&PTNT cấp ngày 06/4/2020 cho tác giả Hồ Quang Cua và đồng tác giả Trần Tấn Phương, Nguyễn Thị Thu Hương do Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí làm chủ sở hữu.

Ngoài Bằng bảo hộ giống cây trồng tại Việt Nam, qua tra cứu sơ bộ, chúng tôi được biết, cho đến thời điểm đầu tháng 5/2021, Cục SHTT Việt Nam chưa cấp bất kỳ văn bằng bảo hộ nhãn hiệu nào đối với dấu hiệu ST25 hoặc nhãn hiệu chứa dấu hiệu “ST25” cho các sản phẩm gạo thuộc Nhóm 30. Do ST25 đã được bảo hộ là tên gọi giống cây trồng đối với giống lúa & gạo nên về nguyên tắc, theo quy định của Luật SHTT Việt Nam, ST25 sẽ không được bảo hộ độc quyền là nhãn hiệu vì nó là tên gọi thông thường của hàng hóa, sản phẩm – là đối tượng không được bảo hộ độc quyền nhãn hiệu.

Do Luật SHTT Việt Nam (Điều 163) đã quy định nghĩa vụ sử dụng tên giống cây trồng được ghi trong Văn bằng bảo hộ, nên các cá nhân, tổ chức sử dụng giống lúa ST25 để trồng cấy, các cá nhân, tổ chức kinh doanh gạo được trồng từ giống lúa ST25 đều phải sử dụng tên gọi “gạo ST25”. Vì thế, gạo ST25 được coi là tên gọi thông thường của hàng hóa, cũng giống như tên gọi của “gạo nếp”, “gạo bắc hương”, “gạo tám” v.v., đều không thể đăng ký bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 72 Luật SHTT. Do vậy, trong trường hợp cụ thể này, bất kỳ ai, kể cả Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí là chủ sở hữu giống giống gạo ST25, đều không thể được bảo hộ nhãn hiệu độc quyền đối với dấu hiệu là tên gọi “ST25” cho sản phẩm gạo (thuộc nhóm 30) tại Việt Nam.

Tuy nhiên, dấu hiệu “ST25” có thể được xem xét bảo hộ là nhãn hiệu cho sản phẩm “gạo” ở các nước khác tùy theo quy định pháp luật về nhãn hiệu tại nước đó bởi vì Văn Bằng bảo hộ Giống cây trồng được cấp cho giống lúa mới ST25 chỉ có hiệu lực trên lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn 20 năm kể từ ngày cấp.

Do vậy, theo tôi, trong trường hợp này, Tác giả hoặc Chủ sở hữu giống lúa mới ST25 có thể xem xét thiết kế và nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho “dấu hiệu ST25 + kết hợp với dấu hiệu phân biệt làm nhãn hiệu, ví dụ như: “Gạo Ông Cua” = “ST25 Gạo Ông Cua”; hoặc bổ sung “HQ.Cua” = “Gạo ST25 HQ.Cua” vân vân… cho sản phẩm gạo (Nhóm 30) tại Việt Nam và ở các nước mà Doanh nghiệp có kế hoạch xuất khẩu, kinh doanh gạo tại nước đó. Hoặc doanh nghiệp có thể đăng ký bảo hộ riêng dấu hiệu “ST25” là nhãn hiệu cho sản phẩm gạo tại nước ngoài.

Theo chúng tôi, dấu hiệu tên gọi “ST25” nên được kết hợp với một dấu hiệu phân biệt làm nhãn hiệu để đăng ký bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu là hợp lý nhất trong trường hợp này. Doanh nghiệp không nên đăng ký dưới dạng đối tượng bảo hộ khác như chỉ dẫn địa lý vì giống lúa mới ST25 đã được bảo hộ là Giống cây trồng tại Việt Nam rồi.

Thương hiệu ST 25 đang được các DN của Mỹ và một số quốc gia nộp đơn đăng ký bảo hộ. Vậy, nếu giả sử DNTN Hồ Quang Trí không đăng ký bảo hộ được ở các thị trường này, thì DN Việt này của chúng ta có thể sẽ phải đối diện với những rủi ro, thiệt hại gì, theo Luật sư? (mất thị trường xuất khẩu, kiện vi phạm SHTT…?)

Theo tôi, về nguyên tắc,

Thứ nhất, khi nhãn hiệu của doanh nghiệp bị doanh nghiệp/cá nhân nước ngoài đăng ký bảo hộ trước hay còn gọi là mất thương hiệu ở nước ngoài thì trước hết doanh nghiệp đó sẽ đối diện rủi ro về mất quyền tài sản về nhãn hiệu/ mất quyền độc quyền nhãn hiệu của mình đối với sản phẩm/dịch vụ ở nước đó.

Thứ hai, từ sự việc bị mất nhãn hiệu này dẫn đến khả năng doanh nghiệp khi xuất khẩu và kinh doanh sản phẩm mà gắn nhãn hiệu của mình đã bị người khác đăng ký trước ở quốc gia đó sẽ bị coi là hành vi xâm phạm nhãn hiệu và có thể bị chủ sở hữu nhãn hiệu tiến hành xử lý xâm phạm như: ngăn chặn việc nhập khẩu tại các cảng hoặc cửa khẩu biên giới, cấm việc kinh doanh sản phẩm gắn nhãn hiệu đó trên thị trường bất cứ lúc nào và đứng trước nguy cơ bị kiện đòi bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm nhãn hiệu gây ra. Điều này có thể dẫn đến hậu quả mất hoàn toàn thị trường tại nước đó cho sản phẩm, hàng hóa gắn nhãn hiệu của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp không đổi nhãn hiệu và đăng ký nhãn hiệu mới khác tại quốc gia đó. Mất nhãn hiệu thường dẫn đến hậu quả mất thị trường của sản phẩm gắn nhãn hiệu.

Thứ ba, trong trường hợp nhãn hiệu bị người thứ ba đăng ký trước ở nước ngoài cũng sẽ gây tốn kém chi phí cho doanh nghiệp khi phải giải quyết tranh chấp, tiến hành các thủ tục khiếu nại, hủy bỏ hiệu lực để lấy lại nhãn hiệu của mình tại nước đó (như phí tư vấn, thuê luật sư đại diện trước cơ quan đăng ký nhãn hiệu và/hoặc tại tòa).

Vì vậy, rủi ro và thiệt hại trong trường hợp bị mất nhãn hiệu là vô cùng lớn cho doanh nghiệp khi doanh doanh tại nước đó.

Có ý kiến cho rằng, việc thiếu thông tin cũng như quy trình đăng ký bảo hộ tại thị trường nước ngoài khá phức tạp cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Luật sư Tuyên, Ông nghĩ sao?

Vâng. Tôi cho rằng ý kiến này đúng một phần. Việc thiếu thông tin cũng như quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại thị trường nước ngoài khá phức tạp cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng, đúng hơn là hậu quả mất nhãn hiệu/thương hiệu.

Tuy nhiên, theo tôi, nguyên nhân chính của hậu quả này là doanh nghiệp chưa có nhận thức đúng và đánh giá đúng về hậu quả nghiêm trọng của việc bị mất nhãn hiệu ở nước ngoài trước khi tiến hành kinh doanh tại nước đó, dẫn đến tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng”. Như đã nói ở trên, nếu doanh nghiệp nhận thức được việc nhãn hiệu của mình bị đối thủ đăng ký trước ở nước ngoài có thể dẫn đến hậu quả mất toàn bộ thị trường nước/quốc gia đó đối với sản phẩm của mình thì doanh nghiệp sẽ có cách ứng xử khác, cụ thể là doanh nghiệp sẽ chủ động đăng ký nhãn hiệu trước khi kinh doanh tại thị trường đó. Về nguyên tắc chung, kinh doanh là một kế hoạch lớn và việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là một kế hoạch nhỏ được ưu tiên trước khi bán hoặc đưa sản phẩm ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài.

Hơn nữa, khi doanh nghiệp xuất khẩu hàng/sản phẩm ra thị trường nước ngoài là doanh nghiệp đã thực hiện hoạt động kinh doanh toàn cầu rồi và trong trường hợp này, doanh nghiệp cần có tư duy và kế hoạch kinh doanh toàn cầu tương ứng, tức là tư duy sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp bên ngoài để hỗ trợ mình, chứ không phải doanh nghiệp tự làm. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp cần vạch ra trước một kế hoạch, một bức tranh kinh doanh thật rõ ràng, cụ thể là doanh nghiệp sẽ dự định xuất khẩu và kinh doanh sản phẩm của mình tại những quốc gia nào. Rồi tiếp đến, sau khi quyết định các thị trường/quốc gia doanh nghiệp sẽ kinh doanh thì doanh nghiệp cần tìm đến các công ty luật đại diện về sở hữu trí tuệ để thuê họ thực hiện các thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình tại các nước/thị trường đó trước khi xuất khẩu hàng vào thị trường nước đó. Việc này cần tiến hành ngay, càng sớm càng tốt để tránh nguy cơ bị mất nhãn hiệu trong thời đại công nghệ thông tin toàn cầu này.

Thời hạn bảo hộ của một đăng ký nhãn nhãn hiệu thường là 10 năm và có thể gia hạn hiệu lực nhiều lần nên doanh nghiệp không ngại về việc đăng ký nhãn hiệu trước sẽ bị hết hiệu lực sớm và phải gia hạn, gây tốn kém chi phí.

Để tiết kiệm thời gian và chi phí làm lại do thực hiện sai thủ tục, doanh nghiệp nên sử dụng các đơn vị dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp về đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài bởi vì đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài là thủ tục pháp lý phức tạp, ngay cả đối với luật sư chuyên nghiệp. Các tổ chức đại diện SHTT Việt Nam với mạng lưới các văn phòng luật sư cộng tác toàn cầu tại nhiểu nước hoàn toàn có thể tư vấn và hỗ trợ cho doanh nghiệp tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của doanh nghiệp tại bất kỳ nước nào doanh nghiệp muốn kinh doanh, ELITE LAW FIRM của chúng tôi là một trong những đơn vị đó có thể hỗ trợ quý doanh nghiệp về vấn đề này. Tất nhiên, doanh nghiệp cần chuẩn bị kinh phí cho dịch vụ tư vấn và đại diện này cho việc đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài của mình.

Có thể nói, việc đăng ký bảo hộ thương hiệu tại thị trường nước ngoài là thực sự cần thiết đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải doanh nghiệp nào cũng dễ dàng thực hiện được công việc này mà cần sự hỗ trợ của Luật sư, chuyên gia tư vấn về SHTT. Vậy, từ thực tiễn hoạt động tư vấn về SHTT, Bà A, Bà có thể cho biết một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài cho các DN Việt? Ví dụ, đơn cử như thị trường Mỹ.

Luật sư Tuyên chia sẻ:

Theo tôi, việc đăng ký bảo hộ tại thị trường nước ngoài thường gặp khó khăn bởi các quy định của nước ngoài khá phức tạp và không phải doanh nghiệp nào cũng có khả năng hiểu rõ các quy định bảo hộ nhãn hiệu tại các nước. Do thủ tục pháp lý khá phức tạp, đòi hỏi sự tin cậy và tránh rủi ro cho doanh nghiệp trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam cũng như luật của hầu hết các nước đều quy định rằng việc nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, sáng chế hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của cá nhân hoặc doanh nghiệp nước ngoài thì bắt buộc phải thông qua một tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp được công nhận ở nước đó thực hiện dựa trên giấy ủy quyền.

Cũng giống như các khách hàng nước ngoài khi muốn đăng ký bảo hộ tại VN, dù thông qua các đại diện SHTT tại nước ngoài thì đại diện nước đó vẫn phải thông qua một đại diện SHTT tại Việt Nam để thực hiện thủ tục đăng ký vì quy định pháp luật Việt Nam và nhiều nước yêu cầu như vậy.

Ngoài luật lệ, ngôn ngữ nước sở tại luôn là một rào cản cho các doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp nên ủy quyền cho một đơn vị đại diện chuyên nghiệp về sở hữu trí tuệ ở nước đó thực hiện các thủ tục đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu của mình.

Ngoài ra, chi phí đăng ký bảo hộ tại nước ngoài cũng khá cao so với khi đăng ký tại Việt Nam, đây cũng là rào cản khiến nhiều doanh nghiệp chần chừ trong việc đăng ký. Do đó, doanh nghiệp cần chuẩn bị kế hoạch và ngân sách cho chiến lược vươn ra toàn cầu, kinh doanh tại nước ngoài của mình.

Để khắc phục tình trạng bị mất thương hiệu tại thị trường nước ngoài, một trong những giải pháp được các chuyên gia khuyến nghị chính là đăng ký bao vây. Tuy nhiên, liệu đây có phải giải pháp tối ưu cho mọi doanh nghiệp, theo Ông? (chi phí, thời gian bảo hộ, thị trường ưu tiên…?)

Vâng. Đăng ký nhãn hiệu bao vây là ý tưởng hay đã được khá nhiều doanh nghiệp áp dụng trong việc bảo hộ nhãn hiệu của mình trước đây. Tuy nhiên, đây là một giải pháp khá cũ, ngày nay ít được doanh nghiệp áp dụng trong chiến lược bảo hộ nhãn hiệu/thương hiệu của mình vì những nhược điểm về tốn kém chi phí, thời gian và tính chủ động của DN trong phương án này, cụ thể là doanh nghiệp phải tiến hành nộp đơn đăng ký rất nhiều các nhãn hiệu và các nhóm sản phẩm, dịch vụ mang tính bao vây (tương tự như việc dựng hàng rào bao quanh ngôi nhà của mình) để bảo vệ từ xa cho nhãn hiệu chính (house trademark) của mình. Thông thường, các nhãn hiệu bao vây này sẽ không được doanh nghiệp đăng ký sử dụng trên thực tế, vì mục đích của đăng ký là để phòng ngừa, ngăn chặn người khác/bên thứ ba đăng ký trước.

Phương án đăng ký nhãn hiệu bao vây này có một hạn chế pháp lý rất lớn bởi quy định về nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu trong luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và đa số các nước, cụ thể một nhãn hiệu khi đăng ký mà không được sử dụng trên thực tế trong một thời hạn nhất định thường là 3-5 năm thì sẽ bị bên thứ ba hủy bỏ hiệu lực bất cứ lúc nào.

Do đó, ngày nay, các doanh nghiệp thường có xu hướng đăng ký chỉ cho những nhãn hiệu họ sử dụng và họ đầu tư chi phí cho quảng cáo và tiếp thị để biến nhãn hiệu của họ trở thành nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi như một biện pháp hữu hiệu cho việc bảo hộ nhãn hiệu mạnh và ngăn chặn các đối thủ khác không xâm lấn vào thị trường của mình. Các doanh nghiệp này thường bỏ chi phí để chủ động tìm kiếm và phản đối các đơn đăng ký nhãn hiệu mà trùng hoặc bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của mình tại VN và các nước. Tôi thấy phương án này tối ưu và hiệu quả hơn.

Và từ câu chuyện của ST25 cũng như các vụ tranh chấp thương hiệu của các DN Việt tại thị trường nước ngoài trước đó, theo Ông, đâu là bài học rút ra cho các DN trong việc bảo vệ và phát triển thương hiệu tại thị trường trọng điểm, theo Luật sư Tuyên?

Về câu hỏi này, tôi có một số lời khuyên mang tính thông điệp muốn gửi tới doanh nghiệp như sau:

Thứ nhất, vì nhãn hiệu cũng như các đối tượng khác của quyền sở hữu trí tuệ như giống cây trồng, là tài sản trí tuệ của cá nhân và doanh nghiệp tạo ra nó và chỉ có thể được xác lập quyền trên cơ sở đăng ký, nên việc chủ động đăng ký bảo hộ càng sớm càng tốt là vô cùng quan trọng. Doanh nghiệp nên tiến hành thủ tục tra cứu và đăng ký bảo hộ trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, kể cả thị trường nước ngoài để nắm thế chủ động trong kế hoạch kinh doanh tại nước ngoài. Vậy nên, doanh nghiệp cần nhận thức đúng được bản chất vấn đề rằng bạn đăng ký để sở hữu nó ngay hay bạn để mất nó thì bạn sẽ có được quyết định hợp lý, tránh để xảy ra tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng” như nhiều doanh nghiệp đã mắc phải.

Các doanh nghiệp cần hiểu rằng, với tài sản trí tuệ nói chung và quyền độc quyền nhãn hiệu nói riêng thì thủ tục đăng ký bảo hộ là bước bắt buộc để tạo ra sự bảo hộ bằng pháp luật về tài sản trí tuệ (tài sản vô hình) và quyền độc quyền cho doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp muốn bảo vệ và thực thi quyền độc của mình thì cũng phải thông qua hệ thống pháp luật để tiến hành việc thực thi bảo hộ. Do đó, luật pháp là nền tảng cho quyền sở hữu trí tuệ, quyền độc quyền nhãn hiệu có thể thực hiện được sự ưu việt của nó trên thực tế.

Thứ hai, việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cũng như đăng ký nhãn hiệu với mục đích là xác lập quyền sở hữu, là bước quan trọng nhất trong việc xây dựng thương hiệu, bảo vệ tài sản trí tuệ (tài sản vô hình) cho chính nên nó phải là trách nhiệm, công việc của chính doanh nghiệp, chứ không phải ai khác. Do đó, các các doanh nghiệp, cá nhân cần chủ động thực hiện việc đăng ký, không ỷ lại, trông chờ vào bất kỳ cơ quan, tổ chức nhà nước nào khác.

Thứ ba, doanh nghiệp cần lưu ý rằng, thời gian và chi phí đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trước khi xảy ra tranh chấp luôn ít và tiết kiệm hơn thời gian và chi phí cho việc giải quyết tranh chấp để lấy lại quyền sở hữu trí tuệ.

Và cuối cùng, đăng ký bảo hộ thương hiệu/nhãn hiệu cũng như quyền sở hữu trí tuệ là việc tạo dựng công cụ bảo vệ thị phần và là công cụ marketing hữu hiệu để cạnh tranh trên thị trường, đặc biệt là thị trường nước ngoài.

Chúng tôi (ELITE LAW FIRM) luôn mong muốn được chắp cánh cùng và hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp Việt trong việc xây dựng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ vững chắc nhằm tạo nên các doanh nghiệp có thương hiệu nổi tiếng, bền vững tại Việt Nam và trên toàn cầu.

Nội dung câu hỏi và trả lời được trích trong “Chương trình Kinh doanh và pháp luật số 534: Bảo hộ thương hiệu tại thị trường nước ngoài, phát trên kênh VTV2 lần đầu lúc 9h sáng ngày 12/6/2021”.